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美國專利實務
Festo案已於二○○二年五月廿八日經美國聯邦最高法院作成判決,廢棄聯邦上訴巡迴法院的判決,將全案發回分別交由聯邦上訴巡迴法院與聯邦地方法院依據美國聯邦最高法院的判決意旨另行審判及作成判決。
美國聯邦最高法院在其判決中維持其以往之見解,認為:解釋一項申請專利範圍時,應考慮專利權人在專利申請期間所為之各項修正及答辯內容;另,若專利權人在申請程序中為克服審查核駁之目的,曾放棄某一特定範圍時,專利權人所放棄之範圍將適用禁反言。
惟美國聯邦最高法院另指明:專利權人對申請專利範圍所為之修正中,並非僅有「為規避習知技藝所為之修正」始適用禁反言原則;任何為符合美國專利法規定所作之修正(包括為符合美國專利法第一一二條所為之形式修正),只要該修正與專利權之獲准與否相關,均可適用禁反言原則;針對其對申請專利範圍所為之修正是否與該專利權之獲准相關一事,專利權人負有舉證之責。
依前述判決,聯邦上訴巡迴法院之原判決中所述「Complete Bar」(即,禁反言原則之適用將阻卻所有經修正元件之均等物)係不當地解釋禁反言原則。禁反言原則雖可排除若干均等物之主張,仍應依個案情況認定相關申請專利範圍經修正後被縮小之後所排除主張之標的為何。
在Festo案中SMC是否侵害Festo專利一事,尚需由聯邦上訴巡迴法院及聯邦地方法院另為審理。然美國聯邦最高法院之判決已確認均等論繼續存續;另均等論之適用範圍幅度將可能進一步受限於非為規避習知技術所為之形式修正。