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美國聯邦最高法院對侵害專利權人核發永久禁令之見解及後續效應
法院於確認專利權人權利受侵害之事實後,是否即得輕易核發對專利侵權者的永久禁令?美國聯邦最高法院於2006年5月15日就eBay不服美國聯邦巡迴上訴法院准予MercExchange公司聲請對其核發永久禁令一案中,就前述問題作出如下判決:專利權人必須舉證說明其符合傳統「衡平原則(principles of equity)」下的「四要件(four-factor test)」,並由法院加以權衡,據以決定是否核發永久禁令予專利權人。所謂「四要件」係指:(1)專利權人受有不可回復之損害,(2)專利權人依法所能獲得之救濟,如金錢賠償等,不足以彌補其所受損害,(3)依衡平原則決定核發或不核發禁令時,原告與被告所受不利益之權衡,(4)永久禁令的核發不至於損害公眾利益。
本案審理過程中,地方法院雖曾引用「衡平原則」下的「四要件」,以「MercExchange並未將其專利付諸實現在市場上推廣,僅透過專利授權以獲取金錢」為由,認為MercExchange不符合「因法院不核發永久禁令而受到『不可回復之損害』」的要件,拒絕核發對eBay的永久禁令。然,美國聯邦最高法院認為:地方法院將「未自行將專利付諸實現於市場」列為不符合「四要件」,在傳統的衡平原則下,不應允許如此寬泛的界定。雖在本案二審程序中,聯邦巡迴上訴法院一反地方法院的見解,認為:「於確認專利侵權事實確立後,除少數特殊情況外,均應准許發給永久禁令」,此亦為當時通行的實務作法,但美國聯邦最高法院對此認為過猶不及,聯邦巡迴上訴法院的錯誤在於其不應無分軒輊地准予核發禁令,而應回歸根據傳統衡平原則,就個案判斷核發永久禁令之必要性。
值得注意的是:在美國聯邦最高法院作出此一見解後,未來專利商品化之專利權人縱可取得金錢賠償,但其獲得永久禁令的比例已然下降。若在一些地區的專利產品生命週期很短,或者市場領導地位失去後即難以回復時,美國聯邦最高法院的見解更增添處於這種情況下的專利權人取得永久禁令的不確定因素。此時,專利權人可考慮在美國國際貿易委員會(the United States International Trade Commission, ITC)對侵權產品的進口商聲請禁令。事實上,2007年向ITC提起的專利侵權案件確實較2006年增加。