|
為提升我國經濟實力及產業競爭力，推動國內重要產業發展，並提升專利審查品質等需要，立法院於2011年11月29日完成專利法修正三讀，修正條文於2011年12月21日業經總統公布。根據專利法修正條文第159條規定，修正條文之施行日期將由行政院另行定之。由於本次修法幅度甚鉅，尤其對我國專利申請審查程序影響甚大，智慧局已著手配合修正施行細則、相關審查基準、專利審查流程、相關管理機制等。據瞭解，修正後專利法條文預計於2012年11月間施行。本次修法重點主要包括如下：
|
| |
|
|
定義釐清及名稱變更相關修正
|
| |
|
|
1.
|
明確界定創作之定位
|
| |
|
|
|
創作為發明、新型及設計之上位概念，為避免創作係「新型」或「設計」之誤解，及解決現行法對於「創作」一詞有不一致使用之問題，將發明、新型與設計並列為創作之類型。（修正條文第1條）
|
| |
|
|
2.
|
變更「新式樣專利」名稱為「設計專利」
|
| |
|
|
|
參考國際立法例，將現行「新式樣」一詞修正為「設計」。（修正條文第2條及第121條）
|
| |
|
|
3.
|
增訂發明、新型及設計之「實施」之定義
|
| |
|
|
|
「實施」包括「製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口」等行為，應屬「使用」之上位概念，為解決對於「使用」與「實施」之用詞不一，增訂「實施」之定義，並修正相關條文中「實施」與「使用」之用語。（修正條文第22條、第58條、第87條、第122條及第136條）
|
| |
|
|
專利申請相關之修正
|
| |
|
|
1.
|
新穎性及進步性／創作性要件
|
| |
|
|
|
我國專利實務採絕對新穎性規定，根據修正前規定，有任一法定例外情事者（例如：因實驗而公開、因陳列於政府主辦或認可之展覽會、非出於申請人己意而洩露等），申請人若於前述情事發生後6個月優惠期內提出專利申請，不受新穎性喪失之限制。修法後，依己意於刊物發表者，將增列為得作為主張優惠期之事由。另，前述優惠期除適用於新穎性外，亦將擴大適用於進步性（發明及新型專利）／創作性（設計專利）（修正條文第22條及第122條）。
|
| |
|
|
2.
|
將申請專利範圍及摘要獨立於說明書之外
|
| |
|
|
|
依修正前規定，說明書包含「申請專利範圍」及「摘要」，為配合國際立法趨勢，特將「申請專利範圍」及「摘要」獨立於說明書之外。（修正條文第23條及第25條）
|
| |
|
|
3.
|
申請權證明文件
|
| |
|
|
|
依修正前規定，申請專利時應提交所需申請權證明文件。因申請人於申請專利時已於申請書上表彰其具有申請權，特參照他國相關法例，刪除提交申請權證明文件規定。（修正條文第25條、第106條及第125條）
|
| |
|
|
4.
|
寄存證明文件提交期限
|
| |
|
|
|
依修正後規定，寄存證明文件及存活證明文件將二合一，未來寄存機構於完成存活試驗後，始核發寄存證明文件。為此，申請專利所需寄存證明文件之提交期限，將由原來的「申請日後3個月」延長為「申請日後4個月」。針對請求優先權之專利申請案，寄存證明文件之提交期限為最早優先權日後16個月內。（修正條文第27條）
|
| |
|
|
5.
|
說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出之相關配套規定
|
| |
|
|
|
根據修正前規定，申請人先以外文本提出專利申請，並於指定期間內補正中文本者，得以外文本提出之日作為申請日；如前述中文本與先前提交之外文本內容不同，將導致申請日延後。另，根據修正前規定，中文本如涉及翻譯錯誤，申請人得依專利法規定申請修正或更正；然，修正或更正均不得涉及實質變更（以中文本作為判斷依據），實務上，現行修正或更正程序未必可用以處理翻譯錯誤問題。本次修法特明定「以外文本提出申請者，其外文本不得修正」，並引進誤譯訂正制度之規定（例如：除誤譯之訂正外，修正不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍；誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍）。另，根據修正後第145條規定，將授權主管機關訂定可接受外文本之外文種類及其應載明事項。配合引進誤譯訂正規定，違反誤譯訂正規定者，將成為專利申請否准及舉發原因之一。（修正條文第25條、第44條、第67條、第106條、第110條、第127條、第133條、第139條及第145條）
|
| |
|
|
6.
|
增定優先權復權相關規定
|
| |
|
|
|
根據修正前規定，申請人應於申請專利時同時提出優先權聲明，並於申請日起4個月內檢送優先權文件；違反上述任一規定者，喪失優先權。參照國際慣例，針對申請人或專利權人非因故意，未於申請時主張優先權，或未於最早優先權日後16個月內檢送優先權文件致視為未請求優先權者，申請人得於最早優先權日後16個月內申請回復優先權主張，並繳納申請費及補行相關程序。（修正條文第29條、第59條及第70條）
|
| |
|
|
7.
|
放寬發明專利申請案申請分割時點之限制
|
| |
|
|
|
根據修正前規定，發明專利申請案之分割申請，應於原申請案之初審查實體審查程序中或再審查審定前為之；發明專利申請案於獲准後不得申請分割。根據修正後規定，為合理保障申請人申請分割之機會，針對發明專利申請案，申請人於初審核准審定後30日內得提出分割申請，然，經再審查審定者（無論核准或核駁），不得申請分割。（修正條文第34條）
|
| |
|
|
8.
|
國內優先權請求限制規定
|
| |
|
|
|
因應本次相關修正，否准請求國內優先權之事由亦配合修正（例如：先申請案為新型分割案時，不得主張國內優先權）。另，根據修正前規定，先申請案經審定或處分者，不得主張國內優先權；由於先申請案之審定或處分並非申請人可預料者，前述限制特由原「經審定或處分」修正為「經公告或不予專利審定（發明）／不予專利處分（新型）」，以為鬆綁。（修正條文第30條）
|
| |
|
|
9.
|
發明專利申請案之修正
|
| |
|
|
|
根據修正前規定，針對發明專利申請案，除專利專責機關依職權通知申請人限期進行修正外，申請人若主動提出修正申請，應於專利法明定時點限制（例如：申請日起15個月內、申請實體審查時、依通知申復時、申請再審查或補提再審查理由時等）。考量申請人申請修正之目的（使申請內容更為完備，俾有助專利審查），限制申請人僅能在一定期間內主動修正，並無必要。本次修正，特刪除申請人主動提出修正之時點限制。為避免申請人一再提出修正致延宕審查時程，同時增訂「最後通知」制度，其執行重點如下：
|
| |
|
|
|
(1)
|
專利專責機關於核駁發明專利申請前，應通知申請人限期申復（「核駁前通知」）；申請人擬進行修正者，應於申復期間內為之。
|
| |
|
|
|
(2)
|
初審查時，專利專責機關於發出「核駁前通知」後，認有必要者，得作出「最後通知」。於此狀況下，申請人僅得於最後通知期間內進行下列修正：（1）請求項之刪除；（2）申請專利範圍之縮減；（3）誤記之訂正；（4）不明瞭記載之釋明。針對違反者，專利專責機關得逕為審定。
|
| |
|
|
|
(3)
|
原申請案或分割後之申請案，有下列情事之一，專利專責機關得逕為最後通知：（1）對原申請案所為之通知，與分割後之申請案已通知之內容相同者；（2）對分割後之申請案所為之通知，與原申請案已通知之內容相同者；（3）對分割後之申請案所為之通知，與其他分割後之申請案已通知之內容相同者。
|
| |
|
|
|
(4)
|
申請案於初審查中經發給最後通知而作成不予專利決定者，於再審查時所作的修正，仍受前第2項修正限制，但，經專利專責機關再審查認原審查程序發給最後通知為不當者，不在此限。
|
| |
|
|
|
(5)
|
有下列情事之一，專利專責機關得逕為最後通知：（1）再審查理由仍有不予專利之情事者；（2）再審查時所為之修正，仍有不予專利之情事者；（3）依前第4項所述狀況下所為修正違反前第2項修正限制者。
|
| |
|
|
|
（修正條文第43條及第49條）
|
| |
|
|
10.
|
證書費及年費繳納復權規定
|
| |
|
|
|
根據修正前規定，若專利申請人未依限繳納證書費或第1年年費，專利權自始不存在；若專利申請人未依限繳納第2年或嗣後任1年年費，專利權人可在原期限屆滿6個月內加倍補繳，否則，專利權自原繳費期限屆滿之時消滅。根據修正前規定，除非有因天災或不可歸責於己之事由延誤繳費期限者，將無法請求回復原狀及補行繳費。為合理保障專利權人權益，並參照國際慣例，本次修正如下：
|
| |
|
|
|
(1)
|
專利第2年以後之專利年費，於期滿後6個月內補繳者，除原應繳納之專利年費外，應以比率方式加繳專利年費。前述以比率方式加繳專利年費，指依逾越應繳納專利年費之期間，按月加繳，每逾1個月加繳百20%，最高加繳至依規定之專利年費加倍之數額；其逾繳期間在1日以上1個月以內者，以1個月論。
|
| |
|
|
|
(2)
|
針對申請人非因故意而未於期限內繳納專利證書費及第1年年費，申請人得於原繳費期限屆滿6個月內，繳納證書費及第1年年費加倍費用。
|
| |
|
|
|
(3)
|
專利權人非因故意，未於原期限滿屆滿後6個月內補繳第2年或嗣後任1年年費者，得於期限屆滿後1年內，申請回復專利權，並繳納3倍之專利年費。
|
| |
|
|
|
(4)
|
針對前第3項請求回復且獲准回復之專利權，其效力不及於原專利權消滅後至准予回復專利權效力並經公告前，以善意實施或已完成必須之準備。
|
| |
|
|
|
（修正條文第52條、第59條、第70條及第94條）
|
| |
|
|
新型專利制度
|
| |
|
|
針對新型專利制度，修正重點如下：
|
| |
|
|
1.
|
新型專利申請案之修正明顯超出申請時之範圍者，屬不予專利之事由。
|
| |
|
|
2.
|
同一人於同日以相同創作，分別提出發明及新型專利申請時，專利專責機關應於發明核准審定前通知擇一：選擇發明者，其新型專利自始不存在；選擇新型者，其發明不予專利。
|
| |
|
|
3.
|
新型專利更正採形式審查制，但與舉發案合併審查時，採實質審查且合併審定。
|
| |
|
|
4.
|
新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。
|
| |
|
|
（修正條文第32條、第112條、第117條、第118條）
|
| |
|
|
設計專利制度
|
| |
|
|
本次修正重點如下：
|
| |
|
|
1.
|
部分設計、電腦圖像（Icons）、使用者圖形介面（GUI）設計將開放設計專利保護。
|
| |
|
|
2.
|
二個以上之物品，屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用者，得以一設計提出申請。
|
| |
|
|
3.
|
新增衍生設計制度（亦即：同一人有二個以上近似之設計，得申請設計專利及其衍生設計專利），並廢除聯合新式樣制度。衍生設計之申請日，不得早於原設計之申請日。申請衍生設計專利，於原設計專利公告後，不得為之。同一人不得就與原設計不近似，僅與衍生設計近似之設計申請為衍生設計專利。
|
| |
|
|
4.
|
申請設計專利後改請衍生設計專利者，或申請衍生設計專利後改請設計專利者，以原申請案之申請日為改請案之申請日。改請之申請，有下列情事之ㄧ者，不得為之：（1）原申請案准予專利之審定書送達後；（2）原申請案不予專利之審定書送達後逾二個月。改請後之設計或衍生設計，不得超出原申請案申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
|
| |
|
|
5.
|
設計專利權期限，自申請日起算十二年屆滿；衍生設計專利權期限與原設計專利權期限同時屆滿。
|
| |
|
|
6.
|
衍生設計專利權得單獨主張，且及於近似之範圍。
|
| |
|
|
（修正條文第121條、第127條、第129條、第131條、第135條及第137條）
|
| |
|
|
舉發相關規定
|
| |
|
|
本次修正重點如下：
|
| |
|
|
1.
|
廢除依職權審查之制度，並刪除依職權通知更正之規定。
|
| |
|
|
2.
|
因應本次相關修正，修正得提起舉發之事由（例如：翻譯錯誤更正不符規定、發明分割時點不符規定、收到最後通知後之修正不符規定等）。
|
| |
|
|
3.
|
舉發事由應依核准審定時之規定。若根據「因分割、改請或更正超出申請時所揭露之範圍」或「更正實質擴大或變更公告時之專利權範圍」等事由提起舉發，依舉發時之規定。前述事由屬本質事項，於修正施行前核准審定之專利案亦應適用。
|
| |
|
|
4.
|
申請舉發時，申請人應載明「舉發聲明」；「舉發聲明」提出後不得變更或追加，但可縮減。舉發人補提之理由或證據有遲滯審查之虞，或其事證已臻明確者，專利專責機關得逕予審查。
|
| |
|
|
5.
|
得就部分請求項提起舉發。
|
| |
|
|
6.
|
在舉發範圍內，專利專責機關得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據（應通知專利權人限期答辯）。
|
| |
|
|
7.
|
專利權人得於審定前撤回舉發申請，但，專利權人已提出答辯者，應經專利權人同意。專利專責機關應將撤回舉發之事實通知專利權人；自通知送達後十日內，專利權人未為反對之表示者，視為同意撤回。
|
| |
|
|
8.
|
舉發案件審查期間，有更正案者，應合併審查及合併審定；經專利專責機關審查認應准予更正時，應將更正說明書、申請專利範圍或圖式之副本送達舉發人。同一舉發案審查期間，有二以上之更正案者，申請在先之更正案，視為撤回。
|
| |
|
|
9.
|
同一專利權有多件舉發案者，專利專責機關認有必要時，得合併審查。依規定合併審查之舉發案，得合併審定。
|
| |
|
|
10.
|
舉發之審定，應就各請求項分別為之。
|
| |
|
|
11.
|
有下列情事之一，任何人對同一專利權，不得就同一事實以同一證據再為舉發：（1）他舉發案曾就同一事實以同一證據提起舉發，經審查不成立者；（2）依智慧財產案件審理法第33條規定向智慧財產法院提出之新證據，經審理認無理由者。
|
| |
|
|
12.
|
發明專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利權；其撤銷得就各請求項分別為之。
|
| |
|
|
（修正條文第71條、第73至75條、第77條至82條）
|
| |
|
|
專利權及權利行使
|
| |
|
|
1.
|
醫藥或農藥相關專利權期間延長
|
|
|
|
刪除「為取得許可證無法實施發明之期間須於公告後2年以上」之限制；增訂專利權屆滿前尚未核准延長者，其專利權之效力自原專利權期間屆滿之次日起視為已延長；核准延長發明專利權期間之範圍，僅及於許可證所載之有效成分及用途所限定之範圍。（修正條文第53條、第54條及第56條）
|
| |
|
|
2.
|
專利權效力之限制
|
| |
|
|
|
根據修正後規定，專利權效力之限制將擴大包括：（1）非出於商業目的之未公開行為；（2）針對因未依限繳納年費致失效之專利權，專利權人依法回復專利權，於公告前以善意實施或已完成必須之準備；（3）以取得藥事法所定藥物查驗登記許可或國外藥物上市許可為目的，而從事之研究、試驗及其必要行為。針對權利耗盡原則，修正明確採行國際耗盡原則。（修正條文第59條及第60條）
|
| |
|
|
3.
|
專屬授權相關規定
|
| |
|
|
|
明定授權得為專屬授權或非專屬授權。專屬被授權人在被授權範圍內，排除發明專利權人及第三人實施該發明。但約定發明專利權人得實施者，從其約定。專屬被授權人得將其被授予之權利再授權第三人實施。但契約另有約定者，從其約定。非專屬被授權人非經發明專利權人或專屬被授權人同意，不得將其被授予之權利再授權第三人實施。再授權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。 （修正條文第62條及第63條）。
|
| |
|
|
4.
|
修正專利特許實施之規定
|
| |
|
|
|
主要修正重點如下：
|
| |
|
|
|
(1)
|
為因應國家緊急危難或其他重大緊急情況，專利專責機關應依緊急命令或中央目的事業主管機關之通知，強制授權所需專利權，並儘速通知專利權人。
|
| |
|
|
|
(2)
|
有下列情事之一，而有強制授權之必要者，專利專責機關得依申請強制授權：（1）增進公益之非營利實施；（2）發明或新型專利權之實施，將不可避免侵害在前之發明或新型專利權，且較該在前之發明或新型專利權具相當經濟意義之重要技術改良；（3）專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或行政院公平交易委員會處分。就半導體技術專利申請強制授權者，以符合前（1）或（3）項要件為限。專利權經依前（1）或（2）事由申請強制授權者，以申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權者為限。專利權經依前（2）事由申請強制授權者，其專利權人得提出合理條件，請求就申請人之專利權強制授權。
|
| |
|
|
|
(3)
|
強制授權之審定應以書面為之，並載明其授權之理由、範圍、期間及應支付之補償金。
|
| |
|
|
|
（修正條文第87條至第89條）
|
| |
|
|
5.
|
增訂有關公共衛生議題相關強制授權規定
|
| |
|
|
|
為協助無製藥能力或製藥能力不足之國家，取得治療愛滋病、肺結核、瘧疾或其他傳染病所需醫藥品，專利專責機關得依申請，強制授權申請人實施專利權，以供應該國家進口所需醫藥品。依前述規定申請強制授權者，以申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權者為限。但所需醫藥品在進口國已核准強制授權者，不在此限。（修正條文第90條及第91條）
|
| |
|
|
6.
|
專利侵權相關規定
|
| |
|
|
|
主要修正重點如下：
|
| |
|
|
|
(1)
|
明定專利侵權賠償責任之主觀要件（專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償），至於「除去或防止侵害」，客觀上以有侵害事實之虞為已足，無須再論行為人之主觀要件。
|
| |
|
|
|
(2)
|
加入「以相當於授權實施所得權利金數額」作為損害賠償額計算方式之一；為符合我國「民事損害賠償採損害填補」原則，刪除惡意侵權最高三倍賠償之規定。
|
| |
|
|
|
(3)
|
考量部分類型專利不適宜於專利物品本身或包裝上作出專利標示，修正專利標示相關規定如下：專利物上應標示專利證書號數，不能於專利物上標示者，得於標籤、包裝或以其他足以引起他人認識之顯著方式標示之；其未附加標示者，於請求損害賠償時，應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物。
|
| |
|
|
|
（修正條文第96條至第98條）
|
| |
|
|
過渡條款
|
| |
|
|
本次修正重點（例如：新增得主張優惠期之事由、發明專利初審核准審定後得提出分割申請、新型專利單純更正申請採形式審查、增修舉發、更正及設計專利相關規定等），多屬專利制度重大變革，修正條文中特增訂新舊法律過渡期間規定，以資適用。
|
| |
|
|
根據修正後第149規定，修正條文施行前尚未審定之專利申請案，除專利法另有規定外，適用修正施行後之規定；修正條文施行前尚未審定之更正案及舉發案，適用修正施行後之規定。有關特定過渡條款規定，請參照如下：
|
| |
|
|
1.
|
修正條文施行前已審定之專利申請案，若未逾新法分割申請期限（初審核准審定書送達後30日），適用修正施行後准予分割申請相關規定。（第150條第2項）
|
| |
|
|
2.
|
有關「依己意於刊物發表作為主張優惠期事由」、「部分設計、電腦圖像（Icons）、使用者圖形介面（GUI）開放設計專利保護」、「成組物品設計專利申請」、「衍生設計專利」相關規定，適用於修正條文施行後提出之專利申請案。（第151條）
|
| |
|
|
3.
|
針對申請人未及時（申請日起3個月內）提交寄存文件致視為未寄存之發明專利申請案，於修正條文施行後尚未審定者，其提交寄存文件之期限，適用修正後規定（「申請日後4月內」或「最早優先權日後16個月內」。（第152條）
|
| |
|
|
4.
|
修正條文施行前，針對（1）因未及時（於申請專利時）請求優先權或（2）因未及時（申請日起4個月內）檢送優先權文件，致喪失優先權之專利申請案，於修正施行後尚未審定或處分，且自最早之優先權日起，發明、新型專利申請案仍在16個月內，設計專利申請案仍在10個月內者，適用優先權復權請求規定（於最早優先權日後16個月內申請回復優先權請求）。（第153條）
|
| |
|
|
5.
|
修正條文施行前已提出之延長發明專利權期間申請案，於修正施行後尚未審定，且其發明專利權仍存續者，適用修正施行後規定（刪除「為取得許可證無法實施發明之期間須於公告後2年以上」限制）。（第154條）
|
| |
|
|
6.
|
修正後有關證書費及年費繳納延誤之復權規定，不適用下列情況：（1）依修正前規定，因已逾證書費及第1年年費繳納期限，專利權自始不存在者；（2）依修正前規定，因已逾年費繳納期限，於本法修正施行前，專利權已當然消滅者。（第155條）
|
| |
|
|
7.
|
修正條文施行前尚未審定之新式樣專利申請案，申請人得於修正施行後3個月內，申請改為物品之部分設計專利申請案。（第156條）
|
| |
|
|
8.
|
修正條文施行前尚未審定之聯合新式樣專利申請案，適用修正前有關聯合新式樣專利之規定。修正條文施行前尚未審定之聯合新式樣專利申請案，且於原新式樣專利公告前申請者，申請人得於修正施行後3個月內申請改為衍生設計專利申請案。（第157條）
|
| |
|
|
針對專利法施行細則、相關審查基準、專利審查流程、相關管理機制等之修正，本所將密切追蹤進展，並提供相關資訊供客戶參考。
|
| |
