與美國專利法相同,台灣專利制度亦容許專利申請人以「手段功能」(means-plus-function)用語或「步驟功能」(step-plus-function)用語方式撰寫申請專利範圍。2004年7月1日修正施行之台灣專利法施行細則第18條第8項規定:「複數技術特徵組合之發明,其申請專利範圍之技術特徵,得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋申請專利範圍時,應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍」,與美國專利法35 U.S.C 112規定之「An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.」一致。
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對於以「手段功能」用語或「步驟功能」用語撰寫申請專利範圍之專利,在台灣專利侵權訴訟實務中,偶見被控侵害專利之被告基於上開施行細則所規定之申請專利範圍解釋原則,亦即「應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍」為由,以系爭專利之說明書中「未能找到對應的結構、材料或動作」,主張該專利不符合專利法第26條第2項「發明說明應明確且充分揭露,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,能瞭解其內容,並可據以實施」之「明確性」要件,而認該專利應予撤銷。智慧財產法院於2010年1月所作成的一則民事判決(98年民專上字第19號判決)中,即採納此種主張,認定該訴訟之系爭專利申請專利範圍第6項不具明確性。
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實務上必須選用「手段功能」用語或「步驟功能」用語來撰寫申請專利範圍之情況,常見之類型為商業方法或電腦軟體發明,蓋此等發明之技術特徵本質上較難以用物品的結構、性質或材質來界定,故以功能或效果加以界定,相較於在請求項中描述其結構、材料,應更為清楚,亦可簡化申請專利範圍之撰寫。但既然商業方法或電腦軟體等類之發明,本質上不似一般機械裝置類之發明,可具體描述其空間上的結構、材料或動作,而需由不同的技術角度來定位所謂的結構、材料或動作,故若法院逕依前述簡易推論邏輯,亦即「只要專利說明書中找不到與手段功能用語請求項相對應的結構、材料或動作」,即機械式地認定系爭專利不具明確性,卻未深入探討專利法第26條第2項強調「明確性」要件之標準在於「能否使該發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解其內容並據以實施」,可能會引發外界對於法院就「明確性」之判斷是否過於簡化之疑慮。
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上述智慧財產法院98年民專上字第19號判決所涉之系爭專利,其發明名稱為「自動媒合廣告主與廣告對象之系統,以及植基於系統之媒合方法」;其申請專利範圍第6項之內容為「一種利於訂閱者自動設定所欲之廣告模式以及廣告類別之儲存媒體,包含:設定廣告模式之功能手段或裝置,以利於該訂閱者得到回饋之方式;設定廣告類別之功能手段或裝置,以利於該訂閱者設定所要接收之廣告類別;及產生媒合資訊之功能手段或裝置,以及知會媒合系統之功能手段或裝置,以利於與一廣告媒合系統進行雙向耦合。」;雖該請求項之標的為「儲存媒體」,但由發明說明之內容可知,其實質技術核心仍可歸屬於電腦軟體之發明,專利權人在訴訟程序中亦為此主張。由於智慧財產法院對系爭專利之有效性採取不利之立場,經專利權人上訴後,最高法院於2011年3月31日作成100年度台上字第480號判決,廢棄智慧財產法院之判決,並將全案發回更審。
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最高法院在2011年的100年度台上字第480號判決中表示,智慧財產法院應調查釐清系爭專利之發明類型,不宜即以其申請專利範圍第6項技術特徵為手段功能用語,卻未能於說明書與圖式找到該等手段功能用語對應之「結構及材料」,而逕認有違明確性規定。
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該案發回更審後,智慧財產法院於2011年10月作成100年民專上更(一)字第5號判決,仍認定系爭專利之申請專利範圍第6項係以手段功能用語撰寫之請求項,但未能於發明說明中找到對應的結構與材料,故該請求項違反「明確性」之規範。此外,智慧財產法院並指出,該請求項所界定物品之結構或材料既然未經具體特定,所界定之物品不明確,故法院無從依被告所舉先前技術文件進行新穎性與進步性之比對。對於智慧財產法院之結論,最高法院是否會認為與其發回更審的理由有所違背,仍須觀察後續上訴程序之發展。
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值得一提者,智慧財產法院在上述更審判決中,援引美國法35 U.S.C. 112規定、美國專利商標局於2011年2月9日發布生效之35 U.S.C. 112補充審查指南(Supplementary Examination Guidelines for Determining Compliance With 35 U.S.C. 112 and for Treatment of Related Issues in Patent Applications),以及In re Hayes Microcomputer Prods., Inc. Patent Litigation, 982 F.2d 1527, 1534 (Fed. Cir. 1992)、Aristocrat Techs. Australia Pty Ltd. v. Int'l Game Tech., 521 F.3d 1328, 1333 (Fed. Cir. 2008)、Finisar Corp. v. DirecTV Group, Inc., 523 F.3d 1323, 1340 (Fed. Cir. 2008)等判決,指出若屬電腦軟體相關發明且以手段功能用語方式撰寫申請專利範圍,其專利申請人應於發明說明中詳述記載電腦軟體之「演算法」(algorithm),以作為判斷是否符合明確性要求之基礎。智慧財產法院認為,美國法令之相關規範,可採為我國法院參考之法理依據。
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智慧財產法院之上開見解,對於電腦軟體發明專利之審查實務將造成何等影響,仍有待評估。目前台灣的電腦軟體相關發明審查基準中,僅以例示的方式提及發明說明或圖式中得繪製電腦軟體的流程圖或功能方塊圖表現電腦軟體所欲達成之功能,且必要時,得輔以資料流程圖、虛擬碼、時序圖等揭露其技術特徵,以使所屬技術領域具有通常知識者能瞭解並據以實施。若智慧財產法院所援引美國法中關於「演算法」之要求,成為日後審查電腦軟體相關發明以手段功能用語撰寫之請求項是否具備明確性的判斷標準,則「演算法」之意義及範圍應如何界定,其與專利法施行細則中所謂「結構、材料或動作」之對應關係又應如何認定,將有賴司法判決及智慧財產局審查實務累積更多案例後,方能形成共通準則。
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目前上述案件之專利權人已再次上訴至最高法院,尚未判決。
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