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美國發明法案(AIA)-第三人呈報先前技術



針對美國發明法案(Leahy-Smith America Invents Act, AIA)明訂「第三人呈報先前技術(third-party prior art submission)」機制,針對前述機制,社會公眾已提出評論意見,美國專利暨商標局(USPTO)已開始審閱前述評論意見,其最終修訂版已於717日公佈,並預計於2012916日施行,並適用施行日當日仍未審定之所有專利申請案。
 
美國專利暨商標局過去亦允許第三人針對特定專利申請案件呈報相關先前技術資訊/資料,供審查委員參考。然,相較於先前實務,AIA導入之「第三人呈報先前技術(third-party prior art submission)」機制, 其主要特色包括如下: (1)呈報的時點有所限制,及 (2) 第三人在核准前可呈報的資料種類亦有限制。針對尋求專利保護的申請人而言,前述「第三人呈報先前技術(third-party prior art submission)」機制將影響其專利申請策略,對第三人而言,亦應深入了解前述機制,靈活利用此一機制,提出相關先前技術資訊,以確保專利權合理授權。針對「第三人呈報先前技術(third-party prior art submission)」機制之未來可能執行重點,另說明如下:
 
1. 呈報要求
 
  「第三人呈報先前技術(third-party prior art submission)」機制可適用於任何非臨時申請案、設計申請案或植物申請案,亦可適用於任何接續申請案或再發證申請案。呈報者必須提供書面聲明,說明所呈報的各份先前技術資料與所涉申請案間之關聯性,第三人亦須提供公開日期的證明,並敘明其呈報符合法律規定。
 
  相較於先前實務,「第三人呈報先前技術(third-party prior art submission)」機制中,呈報先前技術資料的第三人或USPTO均不須將呈報資料提供給所涉專利申請案之申請人,且該第三人亦可採匿名方式提出呈報。
 
  「第三人呈報先前技術(third-party prior art submission)」機制下,呈報規費為美金180元/每10份文件,份數低於十份者,依比例計算規費。為鼓勵呈報者呈報最相關的先前技術,若呈報先前技術資料低於3份,不需繳納規費。如呈報不符合美國專利法第122(3)條及修正後施行細則第1.290條規定,該呈報資料將不被列入考慮,已繳納規費將不退還。
 
2. 可被接受的先前技術種類
 
  在所涉專利申請案獲准前,第三人呈報的先前技術資料限於授權專利案、已公開專利申請案或公告專利案之資料,但不包括已公開銷售之證據,第三人亦不可質疑發明人適格性、最佳實施例或可實施性等。然,在以下程序中,前述被排除的先前技術資料可為接受: 核准前異議程序(pre-issuance during a protest proceeding)、領證後複審程序(post-issuance under post-grant review)及單方再審查程序ex parte reexamination)
 
3. 呈報時點
 
  依規定,先前技術之呈報必須在申請案核准前及早為之,第三人呈報先前技術者,應在USPTO核發核准通知前,且在以下期限中較晚者前完成:(1)申請案公開已達6個月,或(2)審查委員針對該申請案中任一項請求項發出首次核駁意見通知書之通知日。
 
針對「第三人呈報先前技術(third-party prior art submission)」機制,有關專利申請人及第三人之整體思考及策略,摘述如下:
 
1. 第三人方面
 
  第三人呈報先前技術之目的主要在於阻止競爭對手獲頒專利。藉由「第三人呈報先前技術(third-party prior art submission)」機制,第三人可提出針對先前技術與發明間之關聯性提出具體意見,供USPTO參考。因無法預測USPTO針對申請案發出首次官方意見通知書的時點,呈報人可積極監控所涉專利案件之申請進度,進行必要監控檢索,俾掌握呈報時機。第三人亦應積極搜尋相關先前技術,俾達到其提出呈報之目的。如可善用「第三人呈報先前技術(third-party prior art submission)」機制,所投入成本,或可低於其他在專利權獲頒後提出的異議或再審查等程序之成本。
 
2. 專利申請人方面
 
  為降低因第三人呈報先前技術資料所生風險,如所涉申請案為非國際申請案(國際申請案有強制公開的規定),專利申請人或可考慮針對該案申請不公開。雖新法並未禁止針對非公開申請案呈送先前技術資料,然,若申請案並未公開,或可造成第三人呈報先前技術資料之困難(例如:第三人無法於呈報時同時比對先前技術及申請案請求項等)。
 
  如第三人已呈報先前技術資料,如可確認出該第三人之真正身份,專利申請人可針對該第三人在市場上所造成之競爭衝突,及早掌握並進行評估,並確立專利及其他相關攻防策略。
 
本所將密切追蹤美國發明法案(AIA)之執行進展,並隨時報導,供本所客戶及本刊讀者參考。
 
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