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誰才是「真正發明人」?
專利的申請,須由具有專利申請權者為之;依據台灣專利法第5條第2項的規定,專利申請權人原則上僅指發明人、新型創作人、設計人,或其受讓人或繼承人。由於發明、創作或設計等行為均屬事實行為,故當專利遭他人冒名為發明人、創作人或設計人(為簡便起見,下文合稱為「發明人」)而提出申請時,真正發明人應如何認定,必須仰賴法院依據個案事實做成判斷。
觀察智慧財產法院近年有關發明人認定之相關判決,可發現其傾向採取「實質相同或近似」之判斷標準,即就主張為真正發明人所提之證據資料顯示之發明內容,與系爭專利之申請專利範圍進行比對,若該發明內容與系爭專利申請範圍「實質相同或近似」,則肯認提出該證據之人為真正發明人:
l 101年度民專上字第2號判決(判決日:2013年4月11日)
甲公司主張系爭器材為其員工所研發設計,然甲公司因向下游代工廠詢價而將系爭器材之原始構圖流出,致乙知悉系爭器材之技術內容而具名申請系爭專利,甲公司遂以乙為被告,起訴請求智慧財產法院確認其方為系爭專利之申請權人。
智慧財產法院於判決中援引著作權抄襲爭議所依據之判斷標準,包括:(1)被控侵權物與著作間是否構成「實質近似或相同」,以及(2)被告有無「接觸」著作之事實等,對本案進行判斷:
首先,智慧財產法院經比較系爭專利之請求項與系爭器材之技術內容後,認為兩者間雖有若干微小差異,惟其差異仍為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易思及,故就整體而言(乃指全要件原則之比較之下),兩者實已構成實質近似或相同。
其次,針對乙是否曾接觸創作草圖之事實,甲公司雖提出數份電子郵件為證,然均遭乙抗辯上開文書皆非其所發送或接收,無從判斷其真偽,且相關證物均無法勾稽證明乙確實曾輾轉取得系爭器材之技術內容,進而持之申請系爭專利云云。
對此,智慧財產法院表示,「有關專利申請權人誰屬問題係屬一般民事爭議事件,就證據證明力之要求自以『優勢證據之程度』即足,換言之,兩造本件爭議中究竟何人主張可採,自以其各自所提證據何者較占優勢為斷。」換言之,於甚難證明「接觸」事實之有無時,基於優勢證據之法理,法院乃採取「有無接觸之可能」作為認定依據,即在客觀證據業已足以證明乙確有接觸之「可能性」,乙又無法舉反證時,即應肯認甲公司主張之事實。
智慧財產法院最終以乙有接觸創作草圖之高度可能性,且系爭專利技術特徵與系爭器材實質近似,判決認定專利權應歸屬於甲公司。
l 102年度民專上字第9號判決(判決日:2014年5月15日)
A公司起訴主張系爭專利為其員工X於2001年完成之發明,專利權人B公司之廠長Y於當時亦為A公司之員工,參與此發明相關之研發與實驗。惟Y於2004年離職後,於2006年成立B公司並將相關發明申請專利。A公司主張Y係冒用發明人名義申請系爭專利,並提出X與Y尚任職於A公司時所撰寫之實驗紀錄簿等資料為證。
智慧財產法院於審閱上述實驗記錄簿之內容時,雖肯定其與系爭專利相關,然就A公司主張系爭專利之技術特徵均已揭示在該實驗記錄簿乙節,表示「判斷系爭專利之申請專利範圍與證據所顯示之創作是否實質相同,仍應就申請專利範圍之整體技術內容加以比對,而非僅就部分技術特徵加以比對」;由於A公司所提實驗紀錄簿並無一處完整記載系爭專利之整體配方,且其記載之配方組成亦與系爭專利技術特徵所示之配方組成與成分不同,故二者之技術內容並非實質相同,因而駁回A公司之主張。
智慧財產法院於判決中,特別對於「實質相同」之認定,說明如下:「所謂實質相同,於發明或新型專利,指系爭專利申請專利範圍中所載之技術與證據所揭露之技術無實質差異,只要系爭專利申請專利範圍中所載之技術未逸脫證據之創作構思、技術手段及功效即足,兩者之文字及圖式形式不必相同。因此,判斷系爭專利權是否為上訴人所有,應就系爭專利之申請專利範圍與上訴人實驗工作紀錄簿所顯示之相關創作內容作比較。」
雖然智慧財產法院並未肯認A公司應為系爭專利之真正權利人,但其判決結果仍對B公司不利。按A公司於備位聲明請求確認B公司之專利權及專利申請權不存在,由於B公司無法提出發明實驗歷程以證明其確實為系爭專利之申請權人(B公司辯稱相關資料因公司及專利事務所均有搬遷故無法尋得云云),且系爭專利記載發明人之一之Y的證言亦與系爭專利之技術特徵有所矛盾,故智慧財產法院乃判決確認B公司對於系爭專利之申請權及專利權均不存在。
最終,爭執之雙方均被認定非為系爭專利之申請權人。