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2024年專利實體審查基準修正
配合相關法令之修正，為即時反應審查實務之需要，智慧財產局於2024年預告修正「專利審查基準」第二篇發明專利實體審查第1章、第3章、第11章、第14章，及第五篇舉發審查第1章，並自2024年7月1日生效。本文茲就本次修正摘要說明如下：
一、第二篇第1章「說明書、申請專利範圍、摘要及圖式」
1.3.1「可據以實現」一節，參照專利法施行細則第17條第7項之條文內容，修正檢送序列表電子檔之文字。詳言之，將原載「檢送相符之電子資料」修正為「序列表得以專利專責機關規定之電子檔為之（參照第十四章4.3「序列表」）」。
二、第二篇第3章「專利要件」
2.6.4「擬制喪失新穎性之判斷基準」一節，新增例1，具體說明擬制喪失新穎性如何判斷。
查，擬制喪失新穎性所稱之「內容相同」，其判斷基準除了準用「新穎性之判斷基準」所載（1）完全相同、（2）差異僅在於文字記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵、（3）差異僅在於相對應之技術的上、下位概念等情事之外，尚包含（4）差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。本次新增的例1以一種晶片封裝結構做為例子，具體說明符合「（4）差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」之態樣。
三、第二篇第11章「專利權期間延長」
因應農業委員會已改制為農業部，配合修正全章農業部之名稱。
3.1.3.1.1「醫藥品之國內外臨床試驗期間」一節，所提及之ICH規範修改加註現行ICH組織的英文名稱：International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use。
四、第二篇第14章「生物相關發明」
4.1及4.3節，配合專利法施行細則第17條第7項之條文內容以及智慧財產局已實施WIPO ST.26標準，修正基準之內容。
4.3.2「序列表資料之檢送」一節，說明申請案以電子申請方式提出，其檢送之序列表應為符合WIPO ST.26標準之XML格式的電子檔；若以書面提出者，其紙本序列表須符合WIPO ST.26標準，亦得檢送符合WIPO ST.26標準之XML格式的電子檔。
五、第五篇第1章「專利權之舉發」：
2.1.2「利害關係人」一節，說明何謂舉發申請所稱之利害關係人，另說明智慧財產局就利害關係人之審查應進行合理程度之調查並為形式上之判斷。
關於利害關係人之定義，參照最高行政法院109年度上字第1145號判決內容進行修正：「舉發申請所稱之利害關係人，乃指法律上利害關係人，亦即其權利或法律上利益因系爭申請權或專利權而直接受有影響者」。
關於利害關係人之審查，參照智慧財產及商業法院111年度行專訴字第57號及第70號判決意旨進行修正：「若舉發人已提出其具有利害關係之證明文件，而專利權人並無爭執且審查人員認為不致發生問題時，可不對利害關係進行調查，而逕行實質審查，並於審定書上記載相關之事由。若專利權人對利害關係與否有所爭執時，原則上應進行合理程度之調查並為形式上之判斷，若無法認定其具有利害關係時，將以當事人不適格之理由審定『舉發駁回』。該證明文件之證據力是否充足，舉發人只需提出可供即時調查之證據為釋明，就可以符合利害關係人資格之形式判斷」。
4.3.1.1「有關專利申請權人之爭執」一節，專利法第71條第1項第3款及第35條第1項訂有明文，專利申請權歸屬之爭議可循舉發途徑解決爭議。此次修正刪除該節原載「惟對於專利申請權之私權歸屬，非專利專責機關所得管轄且屬事實認定，利害關係人如有疑義或認為侵害其權益，應循司法救濟程序解決」文字內容，以避免誤解。
4.3.1.1.1「非專利申請權人」一節，配合前述2.1.2「利害關係人」之修正，一併修正舉例之文字，另修正職務上之創作的審查事項。
關於職務上之創作的審查事項，參照智慧財產及商業法院111年度行專訴字第57號及第70號判決意旨新增以下內容：「職務上之創作的審查事項包括當事人之間是否有僱傭關係、創作之期間以及創作之內容是否與任職期間之職務性質具備關聯性、受雇人之創作與系爭專利是否實質相同。只要其中之一不足以確信其為真實而未達證明之程度，即應認定非為職務上之創作。例如受雇人未被雇用人指派參與相關研發工作、或該創作完成之時間點早於僱傭之期間內，應認定未違反『專利權人為非專利申請權人』之規定」。
9.「舉發案與專利侵權訴訟之關係」一節，由於智慧財產案件審理法原第17條已修正為第44條，其刪除智慧財產局輔助參加訴訟之規定，另增訂徵詢專利專責機關意見之制度，故專利審查基準配合該法條文及其立法說明而修正相關內容。
欲詳閱本次專利審查基準修正之詳細內容者，可參考智慧財產局網頁公告之修正各章劃線本等內容（https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-962661-e1b69-1.html）。