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平行輸入商品宣傳行為:商標權與公平交易法的雙重考驗
一、 前言
商標法第36條第2項規定:「附有註冊商標之商品,係由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通者,商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後,發生變質、受損或經他人擅自加工、改造,或有其他正當事由者,不在此限。」足見我國商標法係採國際耗盡原則,商標權人對於經其同意而流通於市場商品,倘無同條項但書之情形,無論商品第一次投入市場地點在國內或國外,均不得再主張商標權。
公平交易法第25條規定:「除本法另有規定者外,事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」公平交易委員會對於公平交易法第二十五條案件之處理原則揭示公平交易法第25條規定屬於補遺性質之概括條款,得作為公平交易法其他條文既有違法行為類型之補充規定。前開處理原則亦指出「顯失公平行為」包括以損害競爭對手為目的之阻礙競爭、榨取他人努力成果、不當招攬顧客、不當利用相對市場優勢地位、利用資訊不對稱之行為、補充公平交易法限制競爭行為之規定、妨礙消費者行使合法權益、利用定型化契約之不當行為等情形。前述處理原則中,「榨取他人努力成果」的第5項舉例情形,即指「真品平行輸入,且以積極行為使人誤認為代理商進口銷售之商品。」
智慧財產及商業法院111年度民商訴字第57號民事判決(裁判日期:2025年4月30日)針對平行輸入廠商於實體店面招牌及廣告使用原告公司註冊商標,認定縱使基於權利耗盡原則不構成商標權侵害,仍可能違反公平交易法規定。
二、 案例事實
原告公司就「POLO RALPH LAUREN」系列商標(以下稱「系爭商標」)於我國及美國均取得商標註冊。被告公司於百貨公司設立實體櫃位,陳列及銷售原告公司品牌之平行輸入商品,並於專櫃招牌、牆面、DM、廣告等多處標示「POLO RALPH LAUREN」字樣。
三、 法院判決
(一) 商標法議題
被告公司使用「POLO RALPH LAUREN」字樣占據專櫃、玻璃櫥窗及官網頁面正面大幅部分,且字體顏色及放大字體予人清楚明確之寓目印象,且與系爭商標完全相同或近似,顯然被告以之作為表彰商品來源之標示,構成為商標使用行為。
法院援引最高法院108年度台上字第397號民事判決指出,商標權人以相同圖樣「自行」或「授權」他人於不同國家註冊商標,雖然在屬地主義概念下是不同的商標權,但其圖樣相同,本質上排他權的發生亦源自於同一權利人,不同國家之商標權人,只要彼此具有授權或法律上關係,亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果。基此,被告公司販售商品係在國外市場向原告公司所購買,加以並無品質不佳而導致消費者產生負面聯想之情形,法院認定被告公司商標使用行為不構成商標侵權。
(二) 公平交易法議題
法院認定原告公司與被告公司均為服飾銷售之業者,具有公平交易法第4條所規範之競爭關係。被告公司以與原告專櫃外觀、櫥窗設計及商品擺放高度相似方式設置專櫃,縱然標有被告公司英文名稱,惟字體明顯較「POLO RALPH LAUREN」小,法院認定被告公司以積極行為使人誤認係原告或其代理商銷售之商品,屬於榨取原告努力成果之情形,違反公平交易法第25條規定。
據此,法院基於系爭商標著名、被告公司主觀故意、以銷售系爭商標商品為主力等情,認被告榨取原告努力之成果,省去自身廣告行銷成本,應以同業利潤標準毛利率25%計算損害賠償金額,以被告公司及其負責人應連帶賠償原告公司新台幣48萬元,且被告公司不得於百貨專櫃等實體通路或網路商店、任何商業文書、廣告、數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物使用相同或近似於系爭商標之內容。
至被告百貨公司業者僅為出租百貨專櫃場所,無權審查被告公司專櫃設置,且合約明文約定被告公司出售商品、商品管理等絕無違反法律規定之情事,如有消費糾紛或商品管理有違反法律規定時負賠償責任及一切法律責任,故認定被告公司已盡善良管理人之注意義務,無違反商標法、公平交易法之規定,原告公司請求排除、防止侵害及連帶損害賠償均無理由。