專利權核准公告後，專利權人得依專利法第67條之規定，向智慧財產局（下稱智慧局）申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式；更正之內容原則上不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，也不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。同法第68條第3項規定，更正經智慧局審查並核准公告後，溯自申請日生效。針對智慧局審定核准更正之結果，專利法亦設有「舉發」之公眾審查制度，任何人如認為更正不合法，可依專利法第71條之規定，向智慧局提出舉發（下稱「更正舉發」）。復依同法第82條第1項規定，專利權經舉發審查成立者，應「撤銷其專利權」；第3項並進一步規定，專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始不存在。

 

換言之，「更正舉發」之結果，乃撤銷專利權，而非僅撤銷「核准更正」之行政處分；且該專利權一旦撤銷確定後，專利權之效力即視為自始不存在。由於更正舉發之結果將導致專利權之撤銷，則在更正舉發結果確定之前即已繫屬且與該專利權相關之其他訴訟程序，法院應如何應對？智慧財產及商業法院（下稱智財法院）於2025年3月27日所作成之111年度行專訴字第37號判決，對此表示見解。

 

本案中，原告以系爭專利請求項1-5為先前技術證據所揭示故不具新穎性為由，向智慧局提出舉發，俟該局審定舉發不成立，原告乃經訴願後向智財法院提出本件行政訴訟（即111年度行專訴字第37號行政訴訟）。然在本件行政訴訟期間，專利權人另向智慧局申請更正系爭專利之請求項1，為智慧局所核准；本案原告認為該更正不合法，遂向智慧局提出更正舉發案，經智慧局審定舉發不成立後，卻遭智財法院於後續之行政訴訟中認定其更正不合法，以113年行專訴字第16號之課予義務判決，命智慧局撤銷請求項1之專利權。其後，智慧局即於2025年1月6日作出「請求項1舉發成立，應予撤銷」之審定（作者註：經查詢經濟部訴願系統，專利權人似未提出訴願）。

 

於前述更正舉發案之訴願階段，智財法院曾裁定停止本案即111年度行專訴字第37號之行政訴訟程序，俟該更正舉發案確定後，再以裁定續行審理。由於此時系爭專利請求項1已因更正舉發之結果而被撤銷，法院究應如何進行111年度行專訴字第37號行政訴訟之後續審理，即有不同見解。

 

智慧局主張，系爭專利更正後請求項1雖已遭該局基於113年行專訴字第16號行政判決之結果而審定舉發成立並撤銷其專利權，惟其更正效力仍在，故認為本案應以更正後之請求項為審理依據。

 

然智財法院並不採取此項說法。法院於111年度行專訴字第37號判決中表示，系爭專利請求項1之更正並不合法，無從依專利法第68條第3項溯及發生更正之效力，故法院審理系爭專利範圍仍應以更正前之請求項1至5內容為準。此外，更正舉發案中之請求項1為准予更正後內容，與本件系爭專利請求項1為更正前之內容，並不相同，故兩件訴訟所涉之事實並非同一，訴訟標的不同，本案法院仍應就更正前之請求項1予以審認。智財法院最後以原告所提引證案可證明系爭專利請求項1-5均不具新穎性，判決撤銷智慧局之舉發不成立行處分，並命智慧局應作成「請求項1-5舉發成立、應予撤銷」之處分。

 

如前述，專利法係將「舉發」作為「更正不合法」之公眾審查制度，且明定舉發成立之效果為「撤銷專利權」，而非撤銷「核准更正」之處分，立法政策上應係為避免專利權範圍一再變動而造成更大的不確定性。觀察智慧局於本件111年度行專訴字第37號行政訴訟中之主張，似基於核准更正之處分並未因更正舉發成立而撤銷，故更正之效力仍存在，進而主張本案之審理對象應為更正後之請求項。然而，智財法院則認為更正效力已不存在，故本案應以更正前之請求項為審理對象，似對於專利法上述規範持不同看法。此外，前開111年度行專訴字第37號行政判決理由中，對於請求項1之專利權已因更正舉發成立而被撤銷，則本案是否仍有針對請求項1之權利有效性進行審理之必要乙節，並無著墨。日後智慧局及智財法院雙方對於此議題是否會維持見解，可待觀察。