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2024 PTA最新實務報導
2024 PTA最新實務報導
陳長文/王懿融
一、 專利法引進專利權期限補償新制的背景說明
中國專利法第四次修正於2020年10月17日通過，修正內容於2021年6月1日正式施行 ("2021年專利法")。修正後專利法第42條第2款規定：“自發明專利申請日起滿4年，且自實質審查請求之日起滿3年後授予發明專利權的，國務院專利行政部門應專利權人的請求，就發明專利在授權過程中的不合理延遲給予專利權期限補償 ("Patent Term Adjustment" – 以下簡稱 "PTA")，但由申請人引起的不合理延遲除外。”值得注意的是: 2021年專利法中僅明訂可提出PTA請求的門檻規定 (自發明專利申請日起滿4年，且自實質審查請求之日起滿3年後授予發明專利權)，該法針對PTA計算方式及請求規費金額並未規定。
在2021年專利法生效後，國家知識產權局於2021年5月25日發佈第423號公告《關於施行修改後專利法的相關審查業務處理暫行辦法》。針對PTA實務，前述暫行辦法第五條明訂:“針對自2021年6月1日起公告授權的發明專利，專利權人可依照修改後專利法第42條第2款，自專利權授權公告之日起三個月內，通過紙件形式提出專利權期限補償請求，後續再按照國家知識產權局發出的繳費通知繳納相關費用。國家知識產權局將在新修改的專利法實施細則施行後對上述請求進行審查。”根據上述暫行辦法規定，自2021年6月1日起，針對符合2021年專利法(第42條第2款)所訂PTA請求門檻規定 (自發明專利申請日起滿4年，且自實質審查請求之日起滿3年後授予發明專利權)的案件，部份專利權人已提出PTA請求，但尚未繳納請求官方費用。
在2021年專利法生效兩年半後，國家知識產權局於2023年12月21日公佈《中華人民共和國專利法實施細則》修正內容及《專利審查指南》修正內容，前述實施細則及審查指南修正內容自2024年1月20日起施行。在修正後的《中華人民共和國專利法實施細則》和《專利審查指南》中，針對PTA請求案件的審查實務及基準提出明確規定，尤其是關於補償期限計算中所涉合理延遲、不合理延遲以及相關具體計算方式。有關前述專利法修正、實施細則及審查指南修正等細節，請參見理律法律事務所及北京律盟知識產權代理有限責任公司分別於2023年9月及2024年1月發佈的newsletters（https://www.leeandli.com/TW/NewslettersDetail/7154.htm及
https://www.leeandli.com/TW/NewslettersDetail/7204.htm）內容。
二、 國家知識產權局發佈的《關於調整部分專利收費標準和減繳政策的公告》（第594號）及進一步發佈的《關於專利權期限補償費用繳納等相關事項的通知》
2024年8月6日，國家知識產權局發佈了《關於調整部分專利收費標準和減繳政策的公告》（第594號），進一步明確了PTA請求官方費用標準及專利權補償期間的年費標準，其內容如下：
“專利權人提出專利權期限補償請求，應繳納專利權期限補償請求費，收費標準為每件200元。專利權期限補償請求經審查符合期限補償條件的，應繳納專利權補償期年費，收費標準為每件每年8000元，不足一年部分不收取。”
繼第594號公告發佈後，國家知識產權局於2024年8月7日進一步發佈《關於專利權期限補償費用繳納等相關事項的通知》，其規定如下：
“專利權人在2024年7月26日之前提出專利權期限補償請求的，應於2024年10月26日前補繳專利權期限補償請求費。期滿未繳納或未繳足專利權期限補償請求費的，不予專利權期限補償。國家知識產權局作出給予專利權期限補償決定的，專利權人應按照專利權期限補償審批決定的要求，在專利權20年期限屆滿前一次性交清專利權補償期年費。專利權補償期年費不設滯納金，不設恢復期，不適用專利收費減繳辦法中規定的予以減繳的情形。期滿未繳納或未繳足專利權補償期年費的，不予專利權期限補償。”
除了前述公告及通知外，根據我們與國家知識產權局PTA審查小組資深審查員電話詢問後，獲悉如下資訊：
1. 針對專利權人在2024年7月26日（含）前提交的PTA請求，國家知識產權局將陸續發出“繳費通知書”，載明PTA官方費用繳納期限為2024年10月26日。逾期未繳納或未繳足所需官方費用的，將否准專利權期限補償。前述繳費期限無法延展，且不適用恢復程序。
2. 針對專利權人在2024年7月26日之後提交的PTA請求，專利權人應在授權公告日起3個月內完成PTA官方費用繳納。逾期未繳納或未繳足的，不予專利權期限補償。前述繳費期限無法延展，且不適用恢復程序。
3. 專利權補償期年費需於20年專利權期限屆滿前一次性繳納完畢。期滿未繳納的，即便先前已獲准專利權補償期限，專利權人亦將無法獲得相關補償。
4. 國家知識產權局將在收到專利權人PTA請求費用後，始進行PTA相關審查。
5. 自2024年8月6日(第594號“國家知識產權局關於調整部分專利收費標準和減繳政策的公告”發布日)起，專利權人可主動先行繳納PTA請求費，毋庸等待知識產權局關於PTA官方費用繳納通知。提前繳納PTA官方費用可提早啟動PTA請求的審查。
三、 關於PTA審查中的“合理延遲”和“不合理延遲”的進一步資訊
如前所述，2023年12月21日公佈修正並於2024年1月20日施行的《中華人民共和國專利法實施細則》及《專利審查指南》中明確了針對PTA審查中所涉合理延遲、不合理延遲的情形認定基準暨其具體的計算方式。由於前述實施細則及審查指南中的相關規定多屬原則性規定，我們陸續與國家知識產權局PTA審查部門資深審查員進行了多次電話諮詢，藉此文特將我們截至目前所獲悉的口頭意見整理如下，供讀者參考。然請特別注意: 此等資深審查員口頭意見並非官方正式書面意見，其僅屬一般參考屬性。
I. 授權過程中的合理延遲
依據專利法實施細則第78條第3款規定，下列情形為授權過程中的合理延遲，故屬於PTA計算中的"應扣除期間"：
A. 專利法實施細則第66條所訂「涉及修正專利申請文件的複審程序」
針對本項合理遲延事項，《審查指南》未明確規定其「合理延遲期間」計算的起止日。
我們與國家知識產權局審查員電話溝通獲悉口頭訊息如下:
1. 本項合理遲延期間計算起止日如下:
起日：“駁回決定”發文日
止日：“複審決定”發文日
2. 若一專利案涉及多於一次的複審程序，應依據各次複審程序所涉修正情況，分別進行判斷並計算"PTA計算中應扣除的期間"。例如: 如一專利案涉及兩次複審程序且各次複審程序中均有修正申請，於計算PTA期間時，針對各次修正均應進行扣除，扣除起止點分別為各次複審程序的"駁回決定發文日"及"複審決定發文日"。若一專利案涉及多於一次的複審程序，然僅有其中一次複審程序涉及修正申請，於計算PTA期間時，應扣除該次複審程序的"駁回決定發文日"及"複審決定發文日"之間的間隔天數，不涉及修正申請的其他複審程序，則不涉及"PTA計算中應扣除期間"問題。
B. 根據專利法實施細則第103條規定基於專利權屬糾紛所導致的「中 止程序」
專利法實施細則第103條規定: 當事人因專利申請權或專利權的歸屬發生糾紛，且當事人已請求專利工作部門調解或向人民法院起訴的，可提交請求書並請求國家知識產權局中止有關程序；依請求中止有關程序的，應當向國家知識產權局提交請求書，說明理由，並附具管理專利工作的部門或者人民法院的寫明申請號或者專利號的有關受理文件副本。國家知識產權局認為當事人提出的中止理由明顯不能成立的，可以不中止有關程序。
管理專利工作的部門作出的調解書或者人民法院作出的判決生效後，當事人應當向國家知識產權局辦理恢復有關程序的手續。自請求中止之日起1年內，有關專利申請權或者專利權歸屬的糾紛未能結案，需要繼續中止有關程序的，請求人應當在該期限內請求延長中止。期滿未請求延長的，國家知識產權局自行恢復有關程序。
針對本項合理遲延事項，《審查指南》未明確規定其「合理延遲期間」計算的起止日。然，在《審查指南》第五部分第七章7節“中止程序”章節揭示如下：
"滿足中止程序條件或經補正後滿足中止程序條件的，應當向國家知識產權局提出中止程序請求，審查員將向專利申請（或專利）權屬糾紛的雙方當事人發出中止程序請求審批通知書，並告知中止期間的起止日期（自提出中止程序請求日起）。"
我們與國家知識產權局審查員電話溝通獲悉口頭訊息如下:
1. 本項合理遲延期間計算起止日如下:
起日：國家知識產權局發出中止程序請求審批通知書中所
載中止程序之起日
止日：國家知識產權局發出中止程序請求審批通知書中所
載中止程序之止日
2. 如PTA請求的專利涉及專利法實施細則第103條規定的「中止程序」，其PTA審查將參照《審查指南》第五部分第 七章7.3.1節及7.4.1“中止程序”相關規定。換言之，PTA期間計算中所應扣除的中止程序之起日及止日，以國家知識產權局發出中止程序請求審批通知書中所載中止期間的起止日期為準。
3. 根據《審查指南》(第五部分第七章7.2節)“中止程序”規定，中止程序的範圍包括：(1) 暫停專利申請的初步審查、實質審查、複審、授予專利權程序、專利無效宣告程序; (2) 暫停視為撤回專利申請、視為放棄取得專利權、未繳年費終止專利權等程序; (3)暫停辦理撤回專利申請、放棄專利權、變更申請人(或專利權人)的姓名或名稱、轉移專利申請權(或專利權)、專利權質押登記等。中止請求批准前已進入公佈或公告準備的程序不受中止的影響。
C. 根據專利法實施細則第104條規定基於財產保全所導致的「中止程序」
專利法實施細則第104條規定: 人民法院在審理民事案件中裁定對專利申請權或者專利權採取保全措施的，國家知識產權局應在收到裁定書和協助執行通知書之日中止被保全的專利申請權或者專利權的有關程序。保全期限屆滿，人民法院沒有裁定繼續採取保全措施的，國家知識產權局自行恢復有關程序。
針對本項合理遲延事項，《審查指南》未明確規定其「合理延遲期間」計算的起止日。然，在《審查指南》(第五部分第七章7節)“保全措施”章節揭示如下：
"收到人民法院作成保全措施裁定的，國家知識產權局應根據規定進行審核中止被保全專利申請權或專利權有關程序。針對符合規定的中止程序裁定，國家知識產權局應向人民法院和申請人或專利權人發出保全程序開始通知書，說明協助執行財產保全期間的起止日期（自收到民事裁定書之日起），並對專利權的財產保全予以公告。"
我們與國家知識產權局審查員電話溝通獲悉口頭訊息如下:
1. 本項合理遲延期間計算起止日如下:
起日：國家知識產權局發出保全程序開始通知書中所載財
產保全期間之起日
止日: 國家知識產權局發出保全程序開始通知書中所載財
產保全期間之止日
2. 如PTA請求的專利涉及專利法實施細則第104條規定的「中止程序」，其PTA審查將參照《審查指南》第五部分第七章7.3.2＆7.4.2節“中止程序”章節相關規定。換言之，PTA期間計算中所應扣除的中止程序之起日及止日，以國家知識產權局應發出的保全程序開始通知書中所敘明的財產保全期間之起日及止日為準。
D. 因其他合理情形引起的延遲
根據專利法實施細則第78條第3款第3項規定，“因其他合理情形引起的延遲”也列為合理延遲態樣之一，並屬於PTA期間計算中的應扣除期間。
《審查指南》第五部分第九章第2.2.1節規定: "其他合理情形如行政訴訟等”亦屬於合理遲延"。根據我們與國家知識產權局審查員電話溝通所獲悉，"此條款為兜底條款屬性，而非窮盡性列舉規定。除了指南中所提到的“行政訴訟”，尚有其他何種情形應視為合理遲延且需於PTA計算時應予扣除的，國家知識產權局將會在進行PTA案件審查時依具體案件情況決定。”
II. 申請人引起的不合理延遲
依據專利法實施細則第79條及審查指南第五部分第九章第2.2.2節的規定，下列情形為授權過程中由申請人引起的不合理延遲，因此屬於PTA計算中的"應扣除期間"：
A. 未在指定期限內答覆國家知識產權局發出的通知所產生的延遲
針對本項不合理遲延事項，《審查指南》未明確規定其「不合理延遲期間」計算的起止日。然，《審查指南》第五部分第9章2.2.2節規定如下:
"未在指定期限內答覆國家知識產權局發出的通知所產生的延遲，延遲的天數為期限屆滿日起至實際提交答覆之日止。"
我們與國家知識產權局審查員電話溝通獲悉口頭訊息如下:
"本項不合理遲延期間計算起止日如下:
起日：原官方期限屆滿日
止日 :實際提交答覆之日"
B. 申請延遲審查所產生的延遲:
依據專利法實施細則第56條第2款的規定，發明專利延遲審查請求，應當由申請人在提出實質審查請求的同時提出，但發明專利申請延遲審查請求自實質審查請求生效之日起生效。延遲期限為自延遲審查請求生效之日起1年、2年或者3年。
針對本項不合理遲延事項，《審查指南》未明確規定其「不合理延遲期間」計算的起止日。然，《審查指南》第五部分第9章2.2.2節規定如下:
"申請延遲審查的，延遲的天數為實際延遲審查的天數。"
我們與國家知識產權局審查員電話溝通獲悉口頭訊息如下:
"本項不合理遲延期間計算起止日如下:
起日：實質審查請求生效之日
止日：所請延遲審查期間屆滿日"
C. 援引加入引起的延遲
根據專利法實施細則第45條規定，發明或者實用新型專利申請缺少或者錯誤提交權利要求書、說明書或者權利要求書、說明書的部分內容，但申請人在遞交日要求了優先權的，可以自遞交日起2個月內或者在國家知識產權局指定的期限內以援引在先申請文件的方式補交。補交的文件符合有關規定的，以首次提交文件的遞交日為申請日。
針對本項不合理遲延事項，《審查指南》未明確規定其「不合理延遲期間」計算的起止日。然，《審查指南》第五部分第9章2.2.2節規定如下:
"援引加入引起的延遲，延遲的天數為根據專利法實施細則第四十五條引起的延遲天數。"
我們與國家知識產權局審查員電話溝通獲悉口頭訊息如下:
"本項不合理遲延期間計算起止日如下:
起日：案件申請日
止日：申請人通過援引加入程序補齊缺漏文件之日"
D. 請求恢復權利引起的延遲
針對本項不合理遲延事項，《審查指南》未明確規定其「不合理延遲期間」計算的起止日。然，《審查指南》第五部分第9章2.2.2節規定如下:
"請求恢復權利引起的延遲，延遲的天數為從原期限屆滿日起至同意恢復的恢復權利請求審批通知書發文日止。能證明該延遲是由專利局造成的除外。"
我們與國家知識產權局審查員電話溝通獲悉口頭訊息如下:
"本項不合理遲延期間計算起止日如下:
起日: 原期限屆滿日
止日：同意恢復的恢復權利請求審批通知書發文日"
E. 自優先權日起30個月內辦理進入中國國家階段手續的國際申請，申請人未要求提前處理所引起的延遲
針對本項不合理遲延事項，《審查指南》未明確規定其「不合理延遲期間」計算的起止日。然，《審查指南》第五部分第9章2.2.2節規定如下:
"自優先權日起 30 個月內辦理進入中國國家階段手續的國際申請，申請人未要求提前處理引起的延遲，延遲的天數為進入中國國家階段之日起至自優先權日起滿 30 個月之日止。"
我們與國家知識產權局審查員電話溝通獲悉口頭訊息如下:
"本項不合理遲延期間計算起止日如下:
起日：進入中國國家階段之日
止日：針對進入中國國家階段申請案，自所請優先權日起滿30個月之日(僅請求單項優先權)自最早優先權日起滿30個月之日 (如請求複數項優先權); 自PCT國際申請日起滿30個月之日 (如無優先權請求)"
國家知識產權局預計將陸續開始PTA案件的審查，我們會繼續追蹤相關審查資訊，並適時與客戶分享重要審查實務訊息。